检讨与重构商标领域合理使用问题

摘要: 关于商标法领域的合理使用问题，学界大都用“商标的合理使用”来描述，并把叙述性使用、指示性使用和非商业性使用作为商标权合理使用的三种方式。本文认为，应该用“商标权的合理使用”，而不是“商标的合理使用”，在检讨合理使用的三种方式的基础上，本文提出了认定“商标权的合理使用”的标准：即不造成混淆或淡化的方式使用他人商标。并提出了新的三种合理使用方式：即未注册商标商誉范围外的使用、注册但非驰名商标的非混淆使用以及驰名商标的非淡化使用。
关键词: 商标；合理使用；检讨；混淆；淡化

前言
　　目前，学界有关商标权限制的表述大都用“商标的合理使用”来描述，其实这种描述有值得商榷的地方。比如：在著作权领域，我们在讨论合理使用的时候使用的术语是“著作权的合理使用”，即是对“权利”（著作权）的合理使用而不是对权利“对象”（作品）的使用。那么为什么在商标法领域在讨论相同问题时却使用“对象”（商标）的合理使用，而不是“权利”（商标权）的合理使用呢？
　　一、著作权合理使用的借鉴

知识产权领域的合理使用制度发端于著作权，这是学界公认的，有学者考查其历史后认为：“合理使用肇始于英国判例法。1740年，在gyles诉wilcox一案中，被告在自己的作品中摘用了原告275页著作中的35页。法官最后认为合理的节略摘用而创作出的新作品不侵权。1803年的cory诉kearsley一案中，法官第一次使用了‘合理使用’的概念。”[1]而商标法领域的合理使用制度要晚的多，我们没有找到商标法领域合理使用制度起源的具体时间，但是从商标法的起源我们可以推算出来，因为“世界上第一部商标法是法国1803年制定的关于《关于工厂、制造厂和作坊的法律》，而美国1870才制定《联邦商标条例》。”[2]如果说：讨论哲学问题，言必称希腊；讨论民法问题，言必称罗马；则讨论当代知识产权问题，言必称美国。所以学者们在论述商标的合理使用时总是引用美国的商标合理使用判例和立法，如果商标合理使用制度最早起源于美国的话，则其要比著作权合理使用晚一百多年。所以，我们可以推论：商标法领域的合理使用制度借鉴了著作权合理使用制度，现在，我们研究一下著作权合理使用制度，以期对商标法领域的合理使用制度有所助益。

著作权合理使用的对象到底是作品抑或权利？我国知识产权教科书认为，合理使用是指在特定的条件下，既不征求著作权人同意，又不支付报酬而使用他人的作品的行为。显然合理使用的对象是作品，而不是著作权。而美国学者terson认为：“合理使用的对象是作品著作权而非作品。因为使用版权必然导致对版权作品的使用，但是转让作品复制件并不必然导致作品版权的转让，反之亦然。所以使用作品并不等于使用版权，侵权者只能侵犯版权而不是作品。”[3]吴汉东教授则认为：“在没有著作权存在的情况下，对他人作品的使用并无法律上的界限可言，而只是自然状态下人对作品的支配。著作权法意义上的合理使用，涉及作者“专有领域”中作品，实质上是对其专有使用权利在一定条件下的无偿利用。在著作权转让和许可使用制度中，著作权所有人移转的并非是自己的作品，而是自己的专有权利；受让人或被许可人只有取得这种权利，才能按照一定的方式或用途使用该种作品。与合理使用不同，这种权利的利用经常是一种有偿利用。概言之，上述制度都涉及到著作权的动态利用，其共同利用的对象是作者的财产权利。”[4]当然这是学者们对著作权合理使用对象理论上的解读。其实，考查我国著作权法第22条列举的12种合理使用情形，便可以比较容易得出著作权合理使用对象是著作权，[5]而不是作品，其他国家和国际公约有关著作权合理使用的立法大同小异。如果“著作权合理使用”使用的是“著作权”，那么商标法领域的合理使用为什么是“商标的合理使用”，而不是“商标权的合理使用”呢？如果说商标法领域的合理使用制度是借鉴“著作权合理使用”制度的话，则商标法领域的合理使用应该是“商标权的合理使用”而不是学者所使用的术语“商标的合理使用”。

二、商标权的合理使用的含义

关于商标权的含义主要观点包括：商标权是商标注册人对其注册商标所享有的权利。[6]商标权是法律赋予商标所有人对其注册商标进行支配的权利。[7]商标权是商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利。[8]商标权是商标权所有人依法对其商标所享有的专有使用权。[9]这些商标权的定义大都强调对“商标”这个符号的支配，其实，根据符号学的相关理论，商标结构中有三个要素：即商标、商品（服务）、出处（商誉）。也即：“有形的标记，即词语、名称、记号或图案及其任何组合；使用的形式，即商品或服务的生产者或销售者对标志的实际使用；功能，即标示产品并区分他人所制造或销售的产品。用符号学的术语来表示商标的三元结构即：能指（海尔商标）、所指（海尔公司的商誉）、对象（附着了海尔商标的冰箱、空调等电器）。”[10]所以商标符号学认为：“严格来说，商标所有人对能指（标志）本身不享有任何权利，对能指（标志）本身的权利属于其他法律调整范围，首当其冲的就是版权法。事实上离开了所指（商誉）和对象（商品），能指（标志）本身并不成其为商标，也不足以产生商标权。” “离开了其所附着之营业和商业活动，在商标中不存在任何财产。”[11]所以商标并不是商标法保护的对象，商标法保护的对象是商标的区分功能或显著性，也即“商标与商品在思想上的关联性”。

由此，有学者认为：“商标是商标标志与该标志所代表的有关商品信息的统一体，商标的生成与演变是通过商标标志与具体的商品之间发生联系，即通过将商标标志贴附于具体商品上而进行的。因此，商标权概念中的‘对商标进行支配’的含义就应该是指对商标标志贴附于具体商品进行支配，或者说商标权就是商标权人将其商标标志贴附于其商品上的权利，当然，这也包含着排除他人将该商标标志贴附于该他人商品之上的权利。因此，这里‘对商标进行支配’既不能脱离商标标志，也不能脱离商品，是对商标标志与具体商品之间的联系的支配。无论是单独的商标标志还是单独的商标标志所使用的具体商品均不在商标权人的支配控制之下。”[13]所以，根据我国商标法第51、52的规定：“商标权人的支配权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。禁用权是未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。”由此，我们可以这样界定“商标权合理使用”的含义：即未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，而不产生混淆的行为，当然，对于驰名商标的使用标准是不产生淡化的后果。

三、商标权的合理使用的检讨

学界一般将商标权的合理使用类型分为：叙述性使用、指示性使用和非商业性使用

　　（一）叙述性使用。其实，“叙述性使用”使用都是描述性的商标，这些商标的“第一含义”通常是直接描述商品的质量、主要功能、原料、用途等的通用词汇。只是商标权人经过长期使用该普通词汇获得了“第二含义”（商标）以后，才通过注册获得商标专用权。所以许多国家的立法大都规定“叙述性使用”以对商标权进行限制。比如，我国《商标标法实施条例》第49条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。《德国商标法》第23条规定：只要不与善良风俗相冲突，商标或商业标识所有人应无权禁止第三人在商业活动中使用：（a）其姓名或地址。(b)与该商标或商业标识相同或近似的，但与商品或服务特征或属性，尤其是其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供的有关标志。美国《兰哈姆法令》的第33条规定：将并非作为商标，而是对有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对该当事人的产地有合法利益关系的任何的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或其地理产地有叙述性的名词或图形的使用，作为合理使用。《欧共体商标条例》第6条规定：商标所有人无权制止第三方在商业中使用自己的名称或者地址，以及有关品种、质量、数量、价格、原产地等特点的标志……。

一般来说，叙述性使用满足三个条件：第一、被告的使用是为了描述自己的商品或服务；第二、被告的使用是善意的、合理的；第三、该使用是描述性的而非商标意义上的使用。[15]根据第三个条件，我们认为该“叙述性使用”使用的是符号的第一含义（公有领域的符号），并不是标示商品和服务来源的使用，即符号的第二含义（他人的商标）。既然使用的并非他人的商标，又何谈“商标的合理使用”？更不可能是“商标权的合理使用”！比如：在著作权领域，如果使用者使用的是公有领域没有版权作品，由于该作品没有著作权，就根本谈不上著作权合理使用。所以，“叙述性合理使用”使用的根本不是他人的“商标”，更谈不上合理使用他人的“商标权”了。在著名的“三株”商标叙述性合理使用案：济南三株药业有限公司拥有“三株”注册商标，江苏天宝药业有限公司在药品外包装上使用“三株菌+中草药”文字的行为，涉嫌侵犯“三株”及图形商标专用权。后来国家商标局作出批复，认为江苏天宝药业有限公司在口服液商品包装上使用的“三株菌+中草药”文字，既不是商标，又不是商品名称，而是对该商品成份进行说明的文字，不构成侵犯“三株”及图形商标专用权的行为。我们以为，国家商标局的认定是正确的，江苏天宝药业有限公司根本没有使用“三株”商标，而是用公有领域的词汇“三株菌”来描述自己产品所使用的原料，所以用此案来解释叙述性合理使用显然是牛头不对马嘴。又如：“薰衣草”商标叙述性合理使用案：湖南恒安纸业有限公司在其生产销售的手帕纸、餐巾纸上使用了“薰衣草”字样，随被“薰衣草”商标专用权人诉至法院。北京市第一中级人民法院经审理认为，根据《商标法实施条例》第四十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。法院的判决无疑是正确的，湖南恒安纸业有限公司显然使用的是“薰衣草”第一含义（一种植物的名称），并没有用“薰衣草”来标示自己的商品（其商标是“心相印”），而是以此来描述自己产品的香型。

（二）指示性使用。据学者考察，“指示性合理使用的原则最初是在1992年的new kids on the block america publishing,inc.一案中确立的。美国法院以如果被告不使用原告的商标就无法准确地说明其所发起的这项民意调查为由驳回了原告的请求。但由于‘new kids on the block’不是描述性短语，仅是一个音乐组的标记，所以不适用兰哈姆法规定的‘叙述性合理使用’，而被赋予新的名词‘nominative fair use’,即被提及的合理使用或指示性合理使用。”[16] “该案被认为是确定指明商标权人的合理使用原则的第一案。在该案中,原告new kids onthe block是一个组合乐队,被告是美国新闻出版公司和gannett卫星信息网络公司。美国新闻出版公司做了一个调查,该调查问年轻的读者你最喜欢五人中的哪一个？使用了这个组合的名称和照片。”[17]我们以为，本案作为指示性使用做合理使用的抗辩也比较牵强，因为根据上述案例内容我们无法知道“新孩子组合”的商标是不是驰名商标，如果不是驰名商标，则该案不属于商标权合理使用的范围。因为被告（美国新闻出版公司和gannett卫星信息网络公司）和原告（组合乐队）提供产品和服务不相同（也不类似）。商标权人“新孩子组合”无权禁止他人在不相同（也不类似）的产品和服务上使用该标志，而商标权合理使用的前提必须是在相同或类似商品和服务使用商标权人的商标。另外，假设在该案中“新孩子组合”的商标是驰名商标，被告在使用原告商标时也不是在标示自己的商品和服务，而是在客观地说明其提供商品或者服务的性质，也即被告不是在商标意义上使用原告的商标，既然如此，也就不属于商标权的合理使用范围。

有学者在讨论指示性使用时引用了这样一个案例：“ 1924年,被告普里斯特尼茨购买了‘coty’香粉和‘coty’的大瓶香水后，将其重新包装进行销售。由于被告在销售中使用了原告的商标，原告提起诉讼要求被告停止使用自己的商标。霍姆斯大法官在判决中称，‘当商标的使用方式没有欺骗公众时，我们看不出商标使用的词汇会如此神圣不可侵犯，甚至于都不能用它来说明事实情况。”[18]其实，这种情形不属于商标权合理使用的范围，因为被告普里斯特尼茨是在原告的产品（“coty”香粉和香水）上使用了原告的“coty”商标。而商标权的合理使用必须是行为人未经商标权人许可在自己的产品或服务上使用商标权人的商标的行为，显然该案的被告是在原告商品上（“coty”香粉和香水）使用了原告的商标（“coty”），因此，不属于本文界定的商标权的合理使用范围。

还有案例：“一位名叫deenik的商人并未加入宝马汽车公司销售网络，但却专门经销二手宝马汽车，并提供宝马汽车的维修服务，并在广告中称自己‘提供bmw的维修’、‘专门从事bmw维修’，以及自己是bmw专家”。宝马汽车公司诉deenik商标侵权。欧共体法院认为：不在广告中使用商标权人的商标，就无法向公众说明所销售的二手商品，以及维修服务或维修者的性质。因此，只要bmw汽车已经经过商标权人同意而投放市场，bmw商标权人就无权阻止他人使用bmw商标向公众诚实地说明其从事bmw汽车的维修、其专门维修bmw汽车，以及其是bmw汽车的专家，除非其使用bmw商标的方式会引起消费者对其与bmw汽车公司之间关系的误认。”[19]我们以为，该案属于本文界定的商标权使用的行为，因为原告的商标是用在“汽车”这种商品的驰名商标，而被告在提供汽车维修服务时使用原告商标，但是，只要没有造成混淆或淡化，即可认定为合理使用。

当然，学者在论述指示性合理使用时经常引用的是“非英特尔公司（比如联想）生产的电脑主机的外壳标注‘intel inside’，以说明其使用了英特尔公司的cpu的事实”。我们以为，该种使用属于本文界定的“商标权合理使用”的范围，因为使用者未经商标权人同意在相同或类似的商品上使用了与商标权人相同的商标。比如：联想电脑主机上标示的‘intel inside’，英特尔公司与联想公司生产同类商品（电脑），联想公司未经英特尔公司许可在其生产的电脑主机上使用intel商标。一般情况下，此种行为无疑是商标侵权行为，但是联想公司使用intel商标只是表明其主机的cpu来源于英特尔公司。我们以为，英特尔公司当然会默许联想公司使用其intel商标，只有这样，消费者才能够清楚的知道其使用的cpu来源于英特尔公司，如果消费者对英特尔公司cpu非常满意的话，下次购买电脑主机时，他还会选择带有‘intel inside’的联想电脑，所以联想公司是在免费给英特尔公司做广告，英特尔公司何乐不为呢？但是指示性使用原应符合如下三个条件：即被告若不使用该商标将无法表示；被告在合理必要的限度内使用；该使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系。”

（三）非商业性合理使用。有学者把商标的非商业性使用也当作“合理使用”。[21]即：第一、非商业性的滑稽模仿。比如：“2002年，贺岁片《大腕》中铺天盖地的广告效应，诸如‘可笑可乐’、 ‘报丧鸟’等，给观众留下了深刻的印象。这些对驰名商标‘似是而非’的表达很容易让观众‘对号入座’，逗得他们捧腹大笑。”[22]第二、新闻报道和新闻评论。第三、在字典中使用。此种使用应当尽到必要的注意义务，说明来源，不应使公众误认为该商标是通用名称，从而淡化该商标。其实，我们以为，对他人的商标进行非商业性的使用，不符合本文对商标权合理使用的界定，因而不属于商标权合理使用的范围，因为这种非商业性的使用根本没有把商标权人的商标用在相同或类似的商品和服务上，此种使用既不属于商标权人的支配权，也不属于禁用权范围。

总之，叙述性使用虽然用在与商标权人相同或类似的商品和服务上，但是，使用人使用的根本不是商标权人的商标，所以此种使用不属于商标权合理使用的范围。指示性合理使用，显然属于商标权合理使用的范围，因为使用人在相同或类似的商品或服务上使用了商标权人的商标。非商业性的使用根本没有把商标权人的商标用在相同或类似的商品和服务，所以此种使用不属于商标权合理使用的范围。

四、余论

我们以为，认定商标权合理使用的标准不是所谓的叙述性或指示性的使用，而应该是混淆标准（非驰名商标）或淡化（驰名商标）。因为，不管是叙述性的使用还是指示性的使用，只要该种使用造成了消费者的混淆或造成了驰名商标的淡化，无疑都不属于合理使用范围。其实，学者们认为，在认定是否属于叙述性合理使用的时必须参考的标准之一就是：“在使用方式上是否对他人商标作了突出性使用……可能造成相关公众的混淆。”[23] “从对商标的使用是否造成混淆的结果判断”。[24] “对描述性词汇的使用是公正和善意的（这其实是不混淆和淡化使用的另一种表达）。”[25]而在认定是否构成指示性合理使用时的必须参考标准之一就是：“不会使消费者误认为该店铺的经营者与商标注册人存在某种联系。”[26] “不得暗示使用人与权利人之间存在赞助或许可关系。”[27] “只要不采取导致消费者对服务来源产生混淆的方式，维修者有权使用商标善意的描述自己的服务。”[28]所以，不管是何种使用方式，只要构成了消费者混淆或导致驰名商标淡化，都不构成合理使用。由此，判断商标权合理使用的终极标准应该是混淆或淡化。凡是不构成混淆或淡化而行使他人商标权的行为就属于商标权合理使用。正如美国大法官 es所言：“商标权只是用于阻止他人将其商品当作权利人的商品出售,如果商标使用时只是为了告知真相而不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”[29]下面我们尝试提出商标权合理使用的若干类型，以抛砖引玉。

　　（一）未注册商标商誉范围外的使用。关于未注册商标保护的条件之一，学者们认为：“在一定区域内享有一定知名度，为消费者所熟悉的未商标才具有财产价值，容易遭到抢注或仿冒等侵权危险。所以有保护的必要……。”[30] “未注册商标应具备知名性，即要在一定地域范围内知名。”[31]在德国，“对于经注册取得之商标称之为形式商标权，对于未经注册但已经使用之标识在一定条件下亦予以保护，而称之为实质商标权，只要一定之表征在‘特定交易范围内’被当成是某项商品或服务之标记，而能与他人所提供之商品或服务相区别，即受到商标法之保护。”[32]从以上学者们的论述中，我们认为，未注册商标得到保护的前提是有一定的知名度，因为有了知名度，才会有区分功能，才会给商标权人带来商业利益，才会有保护的必要。但是必须注意的是：未注册商标只能在其知名的地域内得到相应保护。正如美国《兰哈姆法》规定，“获得联邦注册的，商标权效力遍及全美国，而一般的未注册商标，其商标权只在商标使用地有效。”[33]所以，在未注册商标知名地域以外的地域使用该未注册商标在相同或类似的商品和服务上，一般不会产生混淆，因而属于商标权的合理使用范围。

（二）注册但非驰名商标的非混淆使用。对于注册但非驰名商标的使用，只要没有产生混淆，即属于商标权的合理使用范围。比如：

香榭里花园楼盘名称纠纷案。“深圳某房地产公司在深圳开发了名为“香榭里花园”的楼盘，并在与不动产范围有关的第36类注册“香榭里champs elysees”商标。上海某房地产公司则开发“香榭丽花园”住宅小区，并在广告中使用了“champs elysees，香榭丽花园”的图文标识，深圳某房地产公司起诉上海某房地产公司侵犯其商标专用权。法院认为：原告的产品和服务主要在深圳地区，而被告的产品和服务主要在上海地区，并且消费者在购买商品房时会施加比较高的注意力，消费者不会产生混淆。”

　　（三）驰名商标的非淡化使用。如：“1989年,法律数据库商标lexis曾经起诉,请求法院禁止丰田公司在其新推出的豪华小车上使用‘凌志(lexus)’商标，但其请求最终并未得到法院的支持。尽管如此，lexis商标并未由于凌志的存在而弱化。”[35]再如：“商业性的滑稽模仿只要不使消费者认为模仿者是在用驰名商标标示自己的商品或服务，从而产生一个商标指示了两个来源这一印象，就不会构成淡化。例如，在jordache案中，被告模仿原告的商标而使用了lardashe（有“肥臀”之意）商标，用于大号女裤。法院认为，被告的目的主要是为了幽默，这种滑稽模仿不仅不会削弱原告商标与其商品的联系，反而会强化这种联系，因而判决被告的模仿不构成侵权。”



注释:
[1]、 [3]于玉著，著作权合理使用制度研究，山东大学博士论文，2007年第4、10页。
[2]吴汉东主编，知识产权法，中国政法大学出版社，2004年版242页。
[4]吴汉东著，著作权合理使用制度研究，中国政法大学出版社，2005年版116页。
[5]它们分别使用的著作权是：复制权；复制权；广播权；广播权；广播权；翻译权、复制权；复制权；复制权；表演权；复制权；翻译权、发行权；改编权、发行权。
[6]张序九主编，商标法教程，法律出版社，1997年第3版第47页。
[7]刘春田主编，知识产权法，中国人民大学出版社，2000年第2版第291页。
[8]吴汉东主编，知识产权法，北京大学出版社，2007年版第253页。
[9]张玉敏主编，知识产权法学，中国检察出版社，2002年版第258页。
[10]、[11]彭学龙著，商标法的符号学分析，法律出版社，2007年版第65、68页
[12]谢铭洋，智慧财产权之概念与法律体系，中国知识产权评论，第1卷第150页。
[13]王太平，商标概念的符号学分析，湘潭大学学报(哲学社会科学版)，2007年第3期。
[14]、 [21]、 [29]黄晖著，商标法，法律出版社，2004版第164、197、193页。
[15]、[16]、 [20]、 [27]邱进前，美国商标合理使用原则的最新发展：the beach boys一案评析，电子知识产权，2005年第5期。
[17]、 [18]、 [32]转引自杜颖，指明商标权人的商标合理使用制度，法学论坛，2008年第5期。
[19]、 [28]、 [34]王迁著，知识产权法教程，中国人民大学出版社，2007年版第493、515、515页。
[22]邓宏光，论商标权与言论自由的冲突，内蒙古社会科学(汉文版)，2006年第1期。
[23]、 [26]李丽婷，biofresh”与“水鸟”的区别，中华商标，2008年第8期。
[24]蔡敬超，从“薰衣草”案看商标的合理使用，中华商标，2007年第7期。
[25]何鹏， 商标合理使用理论之反思，理论界，2009年第4期。
[30]张今，姚婉，未注册商标保护的法理思考，中华商标，2007年第2期。
[31]李扬著，知识产权法总论，中国人民大学出版社，2008年版397页。
[33]李凌鹏，关于未注册商标法律保护的探讨，四川理工学院学报（社会科学版），2009年第3期。
[35]彭学龙，商标淡化的证明标准，法学，2007年第2期。
[36]魏森著，论商标的淡化，对外经贸大学博士论文，2007年第65页。