外观设计专利申请不能作为本国优先权的基础

一、外国优先权要注意什么问题要求优先权的先决条件申请人在我国申请专利时，要求享有其在外国提出的首次申请的优先权的，先决条件是申请人首次提出申请的那一国家与我国就优先权事项签订有双边协议，或者共同参加了有关国际公约，或者按照互惠原则相互承认优先权。所谓共同参加的国际公约，实际上是指巴黎公约。按照巴黎公约的规定，某一缔约国的国民和居民在其本国提出首次申请后，又在其他缔约国提出申请的，可以享有优先权。到目前为止，我国尚末就优先权事项与其他国家签订专门的协议，也尚未按照互惠原则承认来自非巴黎公约成员国的申请人要求的优先权。因此，在判断外国优先权请求的先决条件时，只要申请人是巴黎公约缔约国的国民或者居民，并且在巴黎公约的某个缔约国提出首次申请，其向我国提出的专利申请就可以享受其首次申请的优先权。优先权的期限按照巴黎公约的规定，对于发明和实用新型专利申请来说，优先权期限为自首次申请的申请日，亦即自优先权日起十二个月;对于外观设计专利申请来说，优先权期限为自优先权日起六个月。我国专利法关于优先权期限的规定与巴黎公约一致。优先权的基础作为优先权基础的在先专利申请应当符合下列要求：(1)作为外国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的第一次申请，即首次申请。如果申请人在向我国提出专利申请之前已经就相同主题分别向若干个国家提出了多份专利申请，则只能依据第一次提出的专利申请要求外国优先权。这里所说的“第一次申请”并不是绝对的，按照巴黎公约的规定，在满足下列条件的情况下，在后提出的申请也可以被视为第一次申请：第一，后来的申请与第一次申请针对的是相同的主题;第二，第一次申请未交给公众阅览，未遗留任何权利问题，而且在后来的申请提出之前已经放弃、撤回或者被驳回;第三，第一次申请没有成为要求外国优先权的基础。(2)作为外国优先权基础的在先申请必须是正规的国家申请。所谓“正规的国家申请”是指该申请是按照受理国专利法的规定提交，并被正式受理，给予了申请日。只要符合这一条件，则与该申请随后的法律状态无关。至于该申请是否已在该国被授予专利权，或者是否已经撤回、驳回、分案或视为撤回，并不影响该申请作为正规的申请产生优先权的效力。只要受理第一次申请的国家证明曾有这样的申请存在并给予了申请日，就可以作为在我国要求外国优先权的基础。此外，与正规的国家申请相当的任何申请，也可以作为要求优先权的基础。例如，依照国家之间缔结的双边或者多边条约提出的申请，依照PCT条约提出的国际申请，依照欧洲专利公约提出的欧洲申请，以及依照外观设计国际保存海牙协定提出的国际保存。虽然我国不是其中某些条约的缔约国，但因其缔约国同为巴黎公约的缔约国，所以以这类申请为基础要求优先权的也应当予以承认。(3)作为优先权基础的在先申请的类型要符合一定的要求。巴黎公约第四条(E)规定：“(1)以一项实用新型申请为优先权基础，向一个成员国提出外观设计申请时，其优先权期限与以一项外观设计申请为优先权基础时的优先权期限相同;(2)可以以一项专利申请为优先权基础在一个成员国提出实用新型申请，反之亦然。”这一规定表明，对于发明专利和实用新型来说，在要求优先权时，其申请类型可以相互转换。首次申请为发明专利的，要求优先权的在后申请可以是实用新型申请;首次申请为实用新型的，要求优先权的在后申请可以是发明专利申请。在这两种情况下，优先权期限均为12个月。对于实用新型和外观设计来说，仅仅允许作单方向的转换。首次申请为实用新型的，可以随后提出一份外观设计申清，以该实用新型申请作为其优先权基础。但是，此时的优先权期限为6个月。反过来，首次申请为外观设计申请的，巴黎公约没有规定可以转换为实用新型申请，因此应当理解为不允许转换。对申请主题的要求本条规定：“又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”其中“相同主题”一词是享受优先权在发明创造内容方面的要求。这一要求是理所当然的。如果在后专利申请的内容与首次申请的内容不同，就不能享受优先权，否则就明显损害了其他申请人和公众的利益。如何判断在后申请与首次申请的主题是否相同?巴黎公约第四条(H)规定：“不得以要求优先权的发明的某些因素(elements)没有出现在原始申请的权利要求书中而拒绝优先权要求，只要该原始申请作为一个整体清楚地披露了这些因素即可。”巴黎公约的上述规定明确了判断主题是否相同的基本原则，其含义体现为如下两个方面：第一，对于在后申请来说，所谓“主题”是指要求获得优先权的“发明”(theinventionforwhichpriorityisclaimed)，更具体地说，是指在后申请的各项权利要求所要求保护的技术方案。因此，对于在后申请来说，需要比较的“主题”既不是说明书的整体内容，也不是一项权利要求中的某个或者某些技术特征。在判断优先权要求是否成立时，在后申请的每一项权利要求是判断的最小单位，不能将一项权利要求的内容再进一步割裂开来，得出其中某一部分技术能够享受优先权，另一部分技术特征不能享受优先权的结论。第二，对于首次申请来说，所谓“主题”是指其整个申请文件所公开的技术内容，其中包括说明书、附图和权利要求书。在判断优先权要求是否成立时，不要求在后申请的某项权利要求所要求保护的技术方案完整地反映在首次申请的权利要求书中，只要首次申请作为一个整体披露了该项权利要求的各个因素即可。从上面的分析可以看出，对优先权要求成立与否在申请内容方面的判断方式与新颖性的判断方式基本上相同。更具体地说，就是在判断优先权要求是否成立时，可以将首次申请看作一份对比文献，用它来判断在后申请的各项权利要求是否具有新颖性。如果判断的结果认为在后申请的某项权利要求不具有新颖性，则该项权利要求能够享受优先权;如果具有新颖性，则该项权利要求不能享受优先权。由于一份专利申请的各项权利要求的内容是不一样的，有的包含较少的技术特征，有的包含较多的技术特征，因此有可能出现在后申请的一部分权利要求能够享受优先权，另一部分权利要求不能享受优先权的现象。这样，就很自然地引人了部分优先权和多项优先权的概念。巴黎公约第四条(F)规定：“本联盟的任何成员国都不得以专利申请人要求多项优先权为理由而拒绝给予优先权或者驳回该专利申请，即使这些优先权产生于不同的国家也依然如此，也不得以要求一项或者多项优先权的专利申请中包含一个或者多个没有记载在被要求优先权的一份或者多份专利申请中的因素而拒绝给予优先权或者驳回该专利申请，其条件是在上述两种情况下该专利申请符合该成员国关于发明单一性的规定。”申请人在提交首次申请之后，在优先权期限之内向其他国家申请专利时，其说明书的内容与首次申请的说明书内容相比有可能不完全相同。这是十分正常的事情，因为一方面申请人在此期间内可能进一步发展其发明创造，从而希望在后申请中包括新发展的内容;另一方面为了节约向外国申请专利的经费，在符合发明单一性规定的情况下，申请人也可能将几份在先申请的内容合并起来形成一份专利申请。巴黎公约规定在这两种情况下仍然可以要求并获得优先权，为申请人提供了很大的方便。当在后申请又补充了新增加的内容时，能否享受优先权取决于其权利要求的撰写。如果一项权利要求的内容均为首次申请中已经记载的内容，则该权利要求可以享受优先权;如果一项权利要求中还包括在后申请所新增加的内容，则该权利要求不能享受优先权，只能以其实际申请日为申请日。在说明书增加了新内容的情况下，申请人通常至少撰写两项以上权利要求，其中一项权利要求中的技术特征都是首次申请中已经记载的特征，从而确保该项权利要求能够享受优先权;另一项权利要求中加入新的技术特征，以体现在后申请增加有关内容的意义。这就是所谓“部分优先权”。含有新增加内容的权利要求不能享受优先权，其理由是明显的。各国专利法都有一个相同的原则，即对申请文件的修改不能超出原申请文件记载的范围。如果允许在后申请的含有新增加内容的权利要求也享受优先权，则无异于在超出原申请记载范围的情况下仍然以原申请日为申请日，这显然违背了上述原则。在后申请作为一份单独的申请，应当允许申请人增加新的内容，但是在要求优先权的情况下，则需要根据首次申请的内容，分别判断不同权利要求能否享受优先权。这样，就使优先权原则和修改不得超出原申请记载范围的原则相互统一起来。当在后申请将几份在先申请的内容合并起来时，不同的权利要求可以享受不同在先申请的优先权。例如，申请人在美国提交了一份有关某种新产品的专利申请，又在日本提出了一份关于该产品制造方法的专利申请，随后在中国提交了一份关于该产品及其制造方法的专利申请。这时，如果在向中国提交的专利申请中包括两项权利要求，其中一项针对该产品，另一项针对该制造方法，则产品权利要求可以享受美国申请的优先权，方法权利要求可以享受日本申请的优先权。这就是所谓“多项优先权”。获得多项优先权的条件是：第一，在后申请的各项权利要求符合单一性的规定;第二，各份在先申请均为针对相应内容的首次申请;第三，各份在先申请的申请日均在优先权期限之内。根据巴黎公约第四条(F)的规定可知，还允许将部分优先权和多项优先权结合起来。这种情况下的权利要求撰写方式可以类推，不需再作赘述。优先权的转让在要求外国优先权时，申请人应当向国家知识产权局提交经原受理机关证明的在先申请的副本。所述“原受理机构”是指受理第一次专利申请的那个国家的专利局或者某个区域或组织的专利局。一般情况下，向中国提出的专利申请的申请人与在先提出的第一次专利申请的申请人相同。在提交的证明文件中，如果在先申请的申请人姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或者名称不一致，应当提交优先权转让证明。优先权是一种独立的权利，虽然是根据第一次申请产生并依附于第一次申请，但并不是与第一次申请不可分离。在某一个缔约国提出的第一次申请可以作为向所有其他缔约国提出专利申请的优先权基础。由专利权的地域性所决定，向其他不同缔约国提出专利申请并要求优先权的权利可以转让给不同的人或者不同国家的人，但前提条件是转让人在进行转让时应当是第一次申请的合法权利人。优先权的效力按照巴黎公约规定，优先权的效力主要表现在以下两个方面：(1)使他人在优先权期限内就相同主题提出的专利申请不具备专利性。在优先权期限内第三人就同一发明创造提出的另外一项专利申请，不能抵触申请人在其后提出的要求优先权的专利申请。如果两份申请发生冲突，第三人提出的专利申请应当予以驳回或被宣告无效。(2)在优先权日后，与第一次申请主题相同的发明、实用新型或外观设计的公开发表或者公开使用，不论是申请人自己所为还是第三人所为，都不损害后来提出并享有优先权的专利申请的新颖性和创造性，并且也不会给第三人带来任何权利。二、本国优先权要注意什么问题规定本国优先权的原因关于本国优先权的规定是1992年第一次修改专利法时增加的。其原因主要有如下三点：第一，外国申请人可以按照巴黎公约要求优先权，并享受优先权带来的各种优惠，如果本国申请人不能享受类似的待遇，则显然处于不利地位。第二，在1992年第一次修改专利法时，我国加入PCT条约(PCT)一事已经列入议事日程，一旦我国成为PCT的成员国，申请人在向我国提出首次申请后，又就同一主题提出国际申请的，可以要求其在我国首次申请的优先权。如果该国际申请指定了中国，并随后进人中国国家阶段，按照PCT条约的规定，该申请人可以用它来取代其在中国的原始申请。这种情况相当于申请人已经享受了本国首次申请的优先权。既然如此，如果不修改本条的规定，就会产生能否享受本国优先权因申请途径而异的不合理现象。第三，本国优先权制度在世界上许多国家的专利法中都有规定。本国优先权的作用本国优先权与外国优先权一样，可以为申请人带来如下便利：第一，在符合单一性要求的条件下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并在一份在后申请中，从而减少以后需要缴纳的专利年费，达到节约开支的目的。第二，申请人可以在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的互相转换。第三，申请人可以利用本国优先权制度延长保护期限。即便没有上述需要，申请人也可以在首次申请后，在优先权期限行将届满前，重新提出一个与首次申请完全一致的申请，要求首次申请的优先权，从而实际上起到将其专利权的保护期限延长一年的作用。一种说法认为利用本国优先权可以达到补充和完善首次申请的目的。对此，要注意避免产生混淆。在要求本国优先权的在后专利申请中，申请人的确可以增加、补充首次申请中所不包括的内容，但是如果要求保护含有新增加内容的技术方案，也就是在某项权利要求中写人新增加的技术特征，则该权利要求不能享受优先权，只能以其实际申请日为准。这一点在前面解释外国优先权时已经作了详细的解释，它同样适用于本国优先权。因此，对于新增加的内容来说，在后申请与申请人另行提交一份普通的专利申请没有什么不同。所以，当我们说利用本国优先权可以补充完善首次申请时，其意义仅仅在于允许在后申请的说明书中写入新的内容。当然，即使如此，以这种方式要求本国优先权对于申请人来说仍可能是具有某种价值的。本国优先权的基础本国优先权的适用范围限于发明或者实用新型专利申请。外观设计专利申请不能产生本国优先权。在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：(1)已经享受过外国或者本国优先权的，不得作为要求本国优先权的基础，这是因为作为优先权基础的申请应当是第一次申请，而已经享受过外国或者本国优先权的申请不符合这一要求;(2)已经被批准授予专利权的，不得作为要求本国优先权的基础，其目的是为了避免重复授权;(3)属于按照规定提出的分案申请的，不得作为要求本国优先权的基础，因为分案申请是从原申请分出来的申请，原申请是第一次申请，而分案申请不是第一次申请，所以不能作为要求本国优先权的基础。本国优先权在优先权期限、申请人要求优先权的资格、优先权要求成立的条件等方面与外国优先权相同。但是应当注意，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回，这样规定的目的是为了避免重复授权。本国优先权的转让本国优先权与外国优先权一样可以转让，但只能连同专利申请权一并转让。

专利法就是这样规定的。没有为什么。

我国现行专利法（2009年10月1日起施行）中关于优先权的规定未涉及本国优先权，因此无法享受本国优先权：第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。 申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。值得一提的是，在15年12月国务院法制办公开的专利法修订草案（送审稿）中，增加了外观设计的本国优先权，如下：第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。